[특허,제약] 권리범위확인심판(소극적,적극적)의 정의

 

권리범위확인심판의 정의

 

 

특허법 제135조(권리범위 확인심판) [실용신안법 제33조에서 준용]

① 특허권자 또는 전용실시권자는 자신의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.

② 이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.

 

 

1. 권리범위확인심판의 유형

 

⑴ 특허법 제135조 제1항(적극적 권리범위확인심판): 특허권자‧전용실시권자[청구인]가 제3자[피청구인]에게- 제3자의 실시발명(확인대상발명)이 자신의 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결을 구하는 심판.

 

⑵ 특허법 제135조 제2항(소극적 권리범위확인심판): 특허권에 대항을 받거나 받을 염려가 있는 이해관계인[청구인]이 특허권자[피청구인]에게- 자신의 실시발명 또는 실시 예정인 발명(확인대상발명)이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결을 구하는 심판.

 

⑶ 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판: 선 등록 특허권자가 후 등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위 확인심판은 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결). 따라서 당사자 일방 또는 쌍방이 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판임을 주장하거나, 권리 대 권리임이 정황상 의심되는 경우, 확인대상발명과 후등록 발명과의 동일성 여부가 쟁점이 될 수 있다.

 

한편, 예외적으로 양 고안(발명)이 실용신안법 제25조(특허법 제98조)에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결).

 

⑷ 권리 대 권리의 소극적 권리범위 확인심판: 후등록 권리가 선등록 권리의 권리범위에 속하지 아니한다라는 소극적 권리범위확인심판 청구에 대해서는 후등록 특허권자 스스로가 자신의 등록된 권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록된 권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이어서 적법한 심판청구로 인정하여 본안에 들어가 심리를 한다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결 등 참고).

 

 

2. 권리범위확인심판의 청구시기

 

특허권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는데 그 목적이 있으므로, 일단 적법하게 발생한 특허권이라 할지라도 그 권리가 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익이 없어진다(대법원 2003. 11. 28. 선고 2003후1581 판결 등 참조).

 

권리범위확인심판에 대한 심결취소소송이 상고심에 계속중 당해 특허발명이 무효로 확정된 경우 특허권은 처음부터 없었던 것이 되고, 이와 같이 특허권이 소멸된 결과 그 취소를 구할 법률상 이익이 없어졌다고 할 것이므로 소를 각하한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결 등 참조).

특허권, 권리범위확인심판

 

3. 권리범위확인심판의 심판대상

 

확인대상발명(고안)은 권리범위확인심판에 있어서 특허발명과 대비되는 발명을 말한다. 한편, 적극적 권리범위확인심판에서 피청구인은 자신이 실제로 실시하는 발명은 청구인이 제출한 확인대상발명과는 다른 발명을 주장하는 경우가 있는데, 이를 실시주장발명(고안)이라 한다.

 

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조).

 

특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다( 대법원 1991. 3. 27. 선고90후373 판결, 대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 등 참조).

 

※ 특허법 제140조(심판청구방식) ② 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. [개정 2016.2.29] [[시행일 2017.3.1]]

3. 제135조제1항에 따른 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명(청구인이 주장하는 피청구인의 발명을 말한다)의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우

 

소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다. 따라서 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결 등 참조).

 

그러나 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결).

 

확인대상발명을 실시한 바도 없고 앞으로 실시하지도 아니할 것이라면 그 대상발명에 대하여 심판청구인이 구하는 바대로의 심결을 받는다고 하더라도 심판청구인이 실시하고 있거나 실시하고자 하는 발명에 대하여는 아무런 효력을 가지지 아니하여 심판청구인의 법적 불안을 해소하는데 아무런 도움이 되지 않아 이에 대한 소극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없으므로 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663 판결).

 

 

출처: 특허청

https://www.kipo.go.kr/club/file.do?attachmentId=14002

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